Ein vom US-Patent- und Markenamt am 1. September 2015 ins Leben gerufene Pilotprogramm erlaubt Änderungen der Klassifikation von Waren und Dienstleistungen in Markenanmeldungen, welche ansonsten den Rahmen der aktuellen Klassifikation sprengen würden. Derartige Änderungen müssen jedoch durch technologische Entwicklungen bedingt sein, welche die Art und Weise des Kaufangebots oder der Zurverfügungstellung des zugrundeliegenden Inhalts oder Gegenstands der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen an den Kunden geändert haben.
Anforderungen und Verfahren
- Änderungen sind erst nach Markenanmeldung und gegen Entrichtung einer Antragsgebühr mittels eines Änderungsantrages an den Vorsitzenden des US-Patent- und Markenamts gemäß § 2.146 des 37. Titels des US Code of Federal Regulations zulässig. Dabei muss der Antragsteller unter anderem einen Verzicht auf die "scope"-Regel im Sinne von § 2.173(e) verlangen und ein Muster einreichen, welches den aktuellen Gebrauch der Marke im Handel in Verbindung mit den geänderten Waren und Dienstleistungen aufzeigt.
- Dieses Änderungsantragsverfahren ist jedoch nur auf Änderungen anwendbar, welche den Rahmen der aktuellen Klassifikation sprengen würden und daher nach geltender Praxis unzulässig wären. Entsprechend würde eine Änderung von "newsletters in the field of accounting" in der Klasse 16 zu "providing on-line newsletters in the field of accounting" in der Klasse 41 nicht vom Pilotprogramm erfasst. Unabhängig der neuen Klassifikation fällt eine derartige Änderung vielmehr in den Geltungsbereich der ursprünglichen Formulierung und ist bereits unter geltender Praxis erlaubt.
- Änderungen sind nur zulässig, wenn der eingetragene Markeninhaber aufgrund technologischer Entwicklungen den Gebrauch der Marke mittels Waren und Dienstleistungen in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr nachzuweisen vermag. Zudem muss er darlegen, dass er ohne Änderung der Klassifikation die ursprünglichen Waren und Dienstleistungen von der Markenanmeldung streichen müsste und daher der zugrundeliegende Inhalt oder Gegenstand der ursprünglichen Waren und Dienstleistungen nicht mehr geschützt wäre. Scheitert der eingetragene Markeninhaber an dieser Hürde, kann er die Marke nur mittels neuer Markenanmeldung auch für die weiterentwickelten Waren und Dienstleistungen registrieren.
- Dagegen ist nicht ausgeschlossen, dass auch Änderungsanträge, welche die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen verändern oder zur Umqualifizierung von Waren in Dienstleistungen (und umgekehrt) führen, bewilligt werden. Die beantragte Änderung muss jedoch allen anwendbaren Regeln und Anforderungen entsprechen.
- Da US-Markenanmeldungen im Sinne von § 66(a) des US Trademark Act während fünf Jahren vom Datum der zugrundeliegenden internationalen Anmeldung auf dieser beruhen, muss der Geltungsbereich der internationalen Anmeldung während dieser Zeit in die Beurteilung der Zulässigkeit der Änderung einbezogen werden. Dies im Gegensatz zu Markenanmeldungen gemäß § 66(a) des US Trademark Act, welche unabhängig von der zugrundeliegenden ausländischen Anmeldung bestehen.
- Vor Antragsbewilligung und Änderung der Klassifikation publiziert das US-Patent- und Markenamt alle voraussichtlich bewilligungsfähigen Änderungen auf einer Internetseite. Interessierte können während 30 Tagen zur beantragten Änderungen Stellung nehmen. Diese Stellungnahmen werden in die Beurteilung des Drittschädigungs-Aspekts der Anträge miteinbezogen.
Beispiele zulässiger und unzulässiger Änderungen
- Zulässig wären Änderungen von "floppy discs for computers for word processing" in Klasse 9 zu "providing on-line non-downloadable software for word processing" in Klasse 42 oder "printed books in the field of art history" in Klasse 16 zu "downloadable electronic books in the field of art history" in Klasse 9.
- Unzulässig wäre dagegen eine Änderung von "phonograph records featuring music" in Klasse 9 zu "streaming of audio material in the nature of music" in Klasse 38. Der Antragsteller versucht hier die Klassifikation von einem spezifischen Medium für musische Inhalte zu einer gesonderten Datenübertragungsaktivität zu ändern. Diese beantragte Substitution eines unterschiedlichen Telekommunikationsanbietungsdiensts ist unzulässig, da sie den ursprünglichen Gebrauch der Marke zur Klassifikation von Inhalt, der in einer neuen Art und Weise zur Verfügung gestellt wird, nicht aufrechterhält. Zulässig wäre dagegen eine Änderung von "phonograph records featuring music" in Klasse 9 zu "providing on-line music, not downloadable" in Klasse 41. Hierbei handelt es sich um einen Dienst zur Anbietung von Inhalt in einer neuen Art und Weise, d.h. "on-line".
Das Pilotprogramm des US-Patent- und Markenamts ist begrüßenswert, bezweckt es doch die Erhaltung von Markenanmeldungen in Situationen, in welchen sich die Technologie in einer Branche derart weiterentwickelt hat, dass die betreffenden Änderungen von Waren und Dienstleistungen kein Problem der öffentlichen Bekanntmachung darstellen. Die Dauer des Programms ist nicht festgelegt, sondern beruht vielmehr auf der Anzahl von Änderungsanträgen. Am Ende wird das US-Patent- und Markenamt eruieren, ob derartige Änderungen auf Dauer erlaubt werden sollen und modifizierte Richtlinien angebracht sind.
Die in diesem Anschreiben enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur. Diese Zusammenfassung darf daher nicht als Rechtsberatung verstanden werden. Bei konkreten Rechtsfragen ist in jedem Fall ein erfahrener Rechtsanwalt beizuziehen.
Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich an die für dieses Informationsschreiben verantwortliche Kontaktperson:
Thilo C. Agthe
Partner, Wuersch & Gering LLP
[email protected]
Telefon: +1-212-509-4714
Unser Dank gilt Frau Rechtsanwältin Silvia Renninger, die an der Ausarbeitung dieses Informationsschreibens maßgeblich beteiligt war.
____________________________
This message and any attachments hereto contain confidential information and information which may be subject to the attorney-client privilege. It is intended for the individual or entity named above. If you are not the intended recipient, please do not read, copy, use or disclose this communication.
